商標的生命在于使用，當權利人未在注冊商標的核定范圍內自行生產涉案商品時，被控侵權人的商標侵權行為是否成立？在司法與行政雙軌制的保護格局下，權利人可以在多大范圍內選擇維權途徑？
案情回放
合肥美菱股份有限公司是“美菱”系列商標的專用權人，“美菱”商標于1997年被國家工商行政管理總局評定為馳名商標。美菱股份公司在冷風扇、取暖器、電暖氣等產品上獲得了該系列商標專用權。2014年5月，慈溪市市場監督管理局接到投訴，對慈溪市一家電器公司位于慈溪市附海工業區的倉庫進行了執法檢查，在現場發現標有“美菱”商標及“合肥美菱環保設備技術有限公司”的待售冷風扇、電暖器產品約6000余臺，價值達200萬元。而該批冷風扇、電暖器產品是由一家環保公司委托慈溪這家公司加工生產的。
美菱股份公司認為，環保公司未經授權許可，在其生產、銷售的侵權產品上標注美菱商標，嚴重侵犯了美菱股份公司的商標專用權。遂訴請法院判令環保公司停止侵權，賠償損失并承擔合理支出。
浙江省慈溪市人民法院一審認為，美菱股份公司系涉案美菱商標的權利人。盡管曾與環保公司簽署《商標使用權許可協議書》，但該協議書中約定的環保公司被許可使用的產品范圍僅限于加濕器、除濕器等，并不包括空調扇（冷風扇）及電暖器。由此，環保公司未經美菱股份公司許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，并在類似商品上使用與其注冊商標相同、近似的商標，容易導致混淆，并進行銷售，均屬侵犯注冊商標專用權的行為，應承擔停止侵權、賠償損失等法律責任。
一審宣判后，環保公司不服，提起上訴。寧波市中級人民法院二審認為：依據美菱股份公司與環保公司雙方協議書的約定，環保公司被許可使用的產品范圍并不包括空調扇（冷風扇）及電暖器，而是僅限于協議約定的商品，即加濕器等。而加濕器和冷風扇的主要功能、用途、吸引的消費者群體等都不相同，故環保公司未經許可，在冷風扇、電暖器上使用涉案美菱商標，構成商標侵權；且本案所涉行為在2014年時仍然存在，屬持續侵權，故未過訴訟時效，環保公司應當承擔停止侵權、賠償損失的責任。
寧波市中級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。
法官評析
商標的生命在于使用，當權利人未在注冊商標的核定范圍內自行生產涉案商品時，被控侵權人的商標侵權行為是否成立？在司法與行政雙軌制的保護格局下，權利人可以在多大范圍內選擇維權途徑？
一、商標侵權行為構成與否
關于環保公司超出許可協議的產品范圍使用涉案商標的行為應當如何定性，存在不同觀點的爭議。
一種觀點認為，商標基本的作用就是區分商品的不同來源，以使消費者能夠節約成本“認牌購物”從而避免混淆。美菱股份公司并未生產過美菱空調扇、電暖器，環保公司即使利用美菱商標生產、銷售涉案產品也不可能影響美菱股份公司主業產品冰箱、洗衣機的銷售業績，美菱股份公司并未發生實際損失，故無須賠償。
另一種觀點認為，美菱股份公司尚未生產過美菱空調扇、電暖器，并不意味著其將來不會生產，若美菱股份公司有意拓展相應的市場領域，就可能與環保公司的產品發生混淆，引發消費者誤認。法官認為，環保公司的上述使用行為擠占了美菱股份公司開拓未來市場的空間，亦損害了注冊商標的基本功能。在美菱股份公司注冊商標構成馳名商標的前提下，還可能淡化該商品的顯著性。因此，環保公司的抗辯于法無據，不應予以采納。
二、默示許可的是與非
通常情況下，沉默沒有法律意義。例如，商標權人不向被控侵權人主張商標權，并不能視為權利人默許被控侵權人使用其商標。但在雙方當事人具有事先約定或者存在法律直接規定的情形下，可以構成相應的意思表示。法官認為，美菱股份公司的“沉默”在法律上未被明文規定為默示許可，雙方當事人亦無相應的合同約定，也沒有合理的交易慣例等因素的存在，且環保公司無法證明美菱股份公司有意許可其超越協議約定的商品范圍使用涉案商標，應當承擔舉證不能的相應后果。
來源：寧波晚報
記者：王元卓
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
